I distributori non autorizzati possono effettuare delle vendite parallele? Quando ci si può avvalere del principio dell’esaurimento del marchio? I casi Amazon, Sisley e L’Oréal.

Come si è già avuto modo di spiegare (cfr. La distribuzione selettiva. Una breve panoramica: rischi e vantaggi), la distribuzione selettiva ha la funzione di proteggere la commercializzazione dei prodotti che, in funzione delle loro caratteriste, necessitano di un sistema di rivendita più selezionato e curato rispetto ai prodotti di largo consumo.

In tali casi, il produttore è portato non tanto a puntare sulla vastità e capillarità della propria rete vendita, quanto a prediligere una limitazione dei canali commerciali, preferendo affidare i propri prodotti ad un ristretto numero di rivenditori specializzati, scelti in funzione di determinati criteri oggettivi dettati dalla natura dei prodotti: competenza professionale (per quanto riguarda gli aspiranti distributori),[1] qualità del servizio offerto, ovvero prestigio e cura dei locali nei quali i rivenditori dovranno svolgere la loro attività.[2]

Tale sistema, regolamentato dal Regolamento UE 330/2010 sugli accordi verticali,[3] è conforme all’art. 101 § 3 del Trattato (e quindi non ricade nel divieto generale fissato dal § 1 di suddetto articolo), essenzialmente se:

  • “la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi di indole qualitativa, riguardanti la qualificazione professionale del rivenditore del suo personale e dei suoi impianti”,
  • che “questi requisiti siano richiesti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali”,
  • e che “vengano valutati in modo non discriminatorio”.[4]

Con riferimento alla tipologia di prodotti per i quali può essere giustificato il ricorso ad un sistema selettivo, seppure il Regolamento 330/2010 non fa alcun cenno in merito, poiché si limita a dare una definizione di tale sistema, si ritiene che la stessa è riservata solamente a prodotti di lusso, di alta qualità e tecnologicamente sviluppati.[5]

Uno degli elementi essenziali collegati alla distribuzione selettiva, è sicuramente collegato al fatto che, in tale sistema, il produttore può imporre l’obbligo di non vendere a soggetti (diversi dagli utilizzatori finali) non appartenenti alla rete (ex art. 4 lett. b), iii)).[6]

Secondo vantaggio è collegato ai limiti che possono essere imposti a membri del sistema selettivo, in merito alla possibilità di vendere i prodotti online. Sul punto la giurisprudenza europea ha affermato che, mentre un produttore di un sistema non selettivo, non può impedire ai suoi distributori di vendere online,[7] in un sistema selettivo, il produttore è autorizzato ad imporre al proprio distributore una clausola che consente di vendere i prodotti tramite internet, a condizione che tale attività di vendita online sia realizzata tramite una “vetrina elettronica” del negozio autorizzato e che venga in tal modo preservata l’aurea di lusso ed esclusività di questi prodotti.[8]

Inoltre, la giurisprudenza[9] ha considerato legittima una clausola contrattuale che vieta ai distributori autorizzati di un sistema di distribuzione selettiva di servirsi in maniera riconoscibile di piattaforme terze per la vendita a mezzo internet dei prodotti contrattuali, purché ciò sia finalizzato a salvaguardare l’immagine di detti prodotti e che sia stabilita indistintamente e applicata in modo non discriminatorio.

1. La distribuzione parallela di distributori non autorizzati.

In ogni caso, nella pratica è altamente diffuso che, anche se il produttore crea un sistema selettivo, si sviluppino distribuzioni parallele all’interno del mercato stesso. Ciò può essere dovuto al fatto che molto spesso i produttori distribuiscono in via “selettiva” soltanto nei mercati più importanti, riservando, contrariamente, un sistema “classico” (ossia tramite un importatore esclusivo e non selettivo) alle altre zone, così permettendo (e facilitando) che i distributori “classici” vendano i prodotti anche a distributori paralleli che si trovano all’intero di un mercato selettivo.[10]

Leggi anche Le vendite parallele nell’UE. Quando e fino a che punto può un produttore controllarle? e Distribuzione selettiva ed esclusiva: il sistema misto che selettiva.

Cosa succede quindi se la società produttrice rileva la vendita non autorizzata di propri prodotti su una piattaforma e-commerce, da parte di un distributore/intermediario estraneo alla rete di distribuzione selettiva?

È chiaro, infatti, che in tale situazione il rapporto tra produttore e il terzo è di natura extracontrattuale e bisogna quindi comprendere quali (e se vi) siano strumenti giuridici che consentano al produttore di difendersi da tali vendite estranea al sistema selettivo.

Per potere rispondere a tale domanda è necessario fare un breve passo indietro.

2. Il principio di esaurimento comunitario.

Come è noto, l’ordinamento europeo garantisce la libertà (fondamentale) della circolazione delle merci; figlio di tale libertà è il principio di esaurimento comunitario, introdotto con Direttiva Europea 2008/95/CE all’articolo 7 e recepito dal nostro ordinamento con l’art. 5 c.p.i.[11]

Secondo tale principio, una volta che il titolare di uno o più diritti di proprietà industriale immette direttamente o con il proprio consenso[12] (ad es., dal licenziatario) in commercio un bene nel territorio dell’Unione europea, questi perde le relative facoltà di privativa.

L’esclusiva è quindi limitata al primo atto di messa in commercio, mentre nessuna esclusiva può essere successivamente vantata dal titolare della privativa, sulla circolazione del prodotto recante il marchio.

Il principio dell’esaurimento conosce tuttavia un’importante eccezione: il secondo comma dell’articolo 5 c.p.i. reca, infatti, una norma di salvaguardia che, con riferimento al marchio, consente al titolare, anche quando abbia immesso il prodotto sul mercato e, pertanto, “esaurito” il diritto, di evitare che la privativa subisca una diminuzione di attrattiva e di valore.

Al fine di eludere che il titolare del marchio possa arbitrariamente comprimere la libera circolazione sul mercato comunitario, la deroga al principio dell’esaurimento del marchio è circoscritta al ricorrere di condizioni che rendono necessaria la salvaguardia dei diritti oggetto specifico della proprietà: il secondo comma dell’art. 5 c.p.i. dispone infatti che devono sussistere

“motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio”.

La giurisprudenza comunitaria[13] ha confermato che l’esistenza di una rete di distribuzione selettiva può essere ricompresa tra i “motivi legittimi”, ostativi all’esaurimento, a condizione che il prodotto commercializzato sia un articolo di lusso o di prestigio che legittimi la scelta di adottare un sistema di distribuzione selettiva.

Spetterà al giudice nazionale, pertanto, chiamato a giudicare verificare se sussistano “motivi legittimi” affinché il titolare del marchio possa opporsi all’ulteriore commercializzazione dei suoi prodotti e, quindi, verificare se i contratti di distribuzione selettiva siano conformi al diritto antitrust europeo.[14] Ciò consiste (per semplificare, ma lungi dal volere banalizzare) nell’accertare:

  • la liceità del sistema di distribuzione dei prodotti, valutando la natura dei medesimi (ossia che siano beni di lusso o, comunque prodotti di alta qualità o tecnologicamente sviluppati);
  • che il terzo rispetti gli standard che il produttore esige dai propri distributori autorizzati.

In caso negativo, quindi se le modalità di commercializzazione utilizzate del terzo non rispettano gli standard richiesti e siano lesivi del marchio del produttore, tale attività sarà sottratta al principio dell’esaurimento.

Per portare qualche esempio pratico e quindi cercare di rendere per il lettore il più possibile chiara tale tematica, si riportano qui di seguito tre recenti (ed interessantissime) sentenze del Tribunale di Milano.

Il Caso Landoll s.r.l. contro MECS s.r.l.

Nella 2018 il Tribunale è stato chiamato a decidere sulla seguente questione: Landoll, azienda leader nel settore della ricerca, sviluppo e commercializzazione di prodotti cosmetici professionali e titolare di diversi marchi, provvedeva alla distribuzione selettiva dei propri prodotti, sulla base di standard qualitativi prescelti, volti alla tutela dell’immagine di lusso e prestigio. La ricorrente ha rilevato l’offerta in vendita non autorizzata dei suoi prodotti su una piattaforma e-commerce, riconducibile alla resistente. La ricorrente ha quindi chiesto l’inibitoria nei confronti della resistente alla prosecuzione dell’attività di vendita.

Il Tribunale ha riconosciuto che la violazione dei diritti di privativa della ricorrente sui propri marchi registrati, si evinceva dalla

 “valutazione dell’esistenza di un pregiudizio effettivo all’immagine di lusso e di prestigio di essi che consegue dall’esame delle modalità di presentazione al pubblico dei prodotti […] sia su piattaforma e-commerce, che sul suo sito web, che ne manifestano nella loro presentazione la piana assimilazione a qualsiasi generico prodotto del settore anche di minore qualità.”[15]

Ha quindi inibito alla resistente l’ulteriore pubblicizzazione, commercializzazione, offerta in vendita dei prodotti di parte ricorrente.  

Caso Sisley Italia s.r.l. contro Amazon Europe Core s.a.r.l.

In tale vertenza,[16] Sisley Italia s.r.l., società anch’essa leader nel settore della cosmesi e organizzata tramite un sistema di distribuzione selettiva, ha proposto ricorso affinché il Tribunale di Milano inibisse ad Amazon di commercializzare sul territorio italiano i prodotti recanti i marchi Sisley, ritenendo che le modalità di immissione in commercio utilizzate dalla resistente violassero gli standard richiesti da Sisley ai propri distributori autorizzati. Nel dispositivo si legge che sul portale di Amazon

“i prodotti Sisley vengono mostrati e offerti mescolati ad altri articoli, quali prodotti per la casa e per le pulizie, prodotti comunque di basso profilo e di scarso valore economico. Anche nella sezione ‘Bellezza Luxory’ […] il marchio Sisley è accostato a marchi di fascia bassa, di qualità, reputazione e prezzo molto inferiori o comunque di gran lunga meno prestigiosi.”

La sentenza prosegue:

“Laddove si consideri che, nei propri contratti, Sisley esplicitamente richiede che i propri prodotti vengano venduti in profumerie di lusso o in reparti specializzati di profumeria e cosmesi di grandi magazzini, con personale qualificato, in un determinato contesto urbano, appare indubbiamente inadeguata, rispetto agli standard richiesti, la messa in vendita dei prodotti in questione accanto a contenitori per microonde, prodotti per la pulizia dei pavimenti e per gli animali domestici,”

Il Tribunale di Milano ha quindi riconosciuto che la commercializzazione e promozione di tali prodotti nella stessa pagina internet di prodotti di altre marche – anche di segmenti di mercato più bassi – fosse “lesivo del prestigio e dell’immagine del marchio Sisley.”

Ma cosa succede se i prodotti vengono importati da un paese Extra-UE? Il Caso L’Oréal.

Come si è avuto modo di vedere condizione perché l’esaurimento ex art. 5 c.p.i. abbia luogo è che la prima immissione in commercio sia stata effettuata dal titolare (o con il suo consenso) e che tale immissione venga effettuata all’interno del mercato unico.

Diversa la situazione in cui la prima immissione viene effettuata nel mercato unico da terzi non autorizzati: la giurisprudenza della Corte di Giustizia sin dal 1982 ha deciso che se l’immissione in commercio del bene tutelato sia effettuata dal titolare al di fuori della Comunità, questi può far valere il proprio diritto per opporsi all’importazione nell’Unione da parte di un distributore extracomunitario.[17]

Applicando tali principi il Tribunale di Milano[18] ha vietato alla IDS International Drugstore Italia s.p.a., l’offerta in vendita e commercializzazione, in qualsiasi modo e forma, compreso l’uso di internet e di social network, dei prodotti L’Oréal. Tali prodotti erano stati invero acquistati da IDS da un distributore extracomunitario, il quale li aveva acquistati direttamente dal produttore.

Posto che la prima immissione in commercio all’interno dell’UE non era stata effettuata da parte del titolare (o con il suo consenso), questi continuava a detenere, ai sensi degli art. 5 e 20 c.p.i., il diritto di opporsi all’importazione parallela da paesi extracomunitari senza il suo consenso.

Diversa questione sarebbe invece nel caso in cui il titolare del marchio acconsenta all’immissione in commercio in un determinato Stato membro dello SEE; in tal caso egli esaurisce i propri diritti di proprietà intellettuale e, quindi, non potrà più vietare l’importazione in un diverso Stato membro.

[1] Si pensi alla decisione Grundig approvata nel 1985 dalla Commissione, in cui si richiedeva la presenza “di personale qualificato e di un servizio esterno con la competenza tecnica necessaria per assistere e consigliare la clientela”, nonché “l’organizzazione tecnica necessaria per l’immagazzinamento e il tempestivo rifornimento degli acquirenti”; “presentare ed esporre i prodotti Grundig in maniera rappresentativa in locali appositi, separati dagli altri reparti, e il cui aspetto rispecchi l’immagine di mercato di Grundig”.

[2] Sul punto cfr. PAPPALARDO, Il diritto della concorrenza dell’Unione Europea, pag. 409, UTET, 2018.

[3] che definisce distribuzione selettiva come: “un sistema di distribuzione nel quale il fornitore si impegna a vendere i beni o servizi oggetto del contratto, direttamente o indirettamente, solo a distributori selezionati sulle base di criteri specificati e nel quale questi distributori si impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati nel territorio che il fornitore ha riservato a tale sistema.”

[4] Sentenza Metro I, 25.10.1977 e causa C-31/80, L’Oréal/ PVBA. Tale orientamento è stato confermato anche dagli Orientamenti della Commissione al n. 175, che dispongono che “In genere, si ritiene che la distribuzione selettiva basata su criteri puramente qualitativi non rientri nell’ambito dell’articolo 101, paragrafo 1, in quanto non provoca effetti anticoncorrenziali, purché vengano soddisfatte tre condizioni. In primo luogo, la natura del prodotto in questione deve rendere necessario un sistema di distribuzione selettiva nel senso che un tale sistema deve rappresentare un requisito legittimo, in considerazione delle caratteristiche del prodotto in questione, per conservarne la qualità e garantirne un utilizzo corretto. In secondo luogo, la scelta dei rivenditori deve avvenire secondo criteri oggettivi d’indole qualitativa stabiliti indistintamente e resi disponibili per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio. In terzo luogo, i criteri stabiliti non devono andare oltre il necessario.”

[5] In ogni caso, una risposta si ritrova all’interno degli Orientamenti della Commissione, ove al n. 176, viene affermato che: “se le caratteristiche del prodotto non richiedono una distribuzione selettiva […], tale sistema di distribuzione non comporta generalmente vantaggi in termini di efficienza tali da compensare una notevole riduzione della concorrenza all’interno del marchio. Se si verificano effetti anticoncorrenziali sensibili, è probabile che il beneficio dell’esenzione per categoria venga revocato”. Cfr. anche, n. 25, caso Coty Germany, sentenza del 6.12.2017, che dispone:

[6] A tal proposito, si richiama quanto affermato dalla Corte di Giustizia nel caso Metro-Saba I, sentenza del 25.10.1977, al par. 27 “Qualsiasi sistema di vendita fondato sulla selezione dei punti distribuzione implica inevitabilmente – altrimenti non avrebbe senso – l’obbligo per i grossisti che fanno parte della rete, di rifornire solo i rivenditori autorizzati”.

[7] Caso Pierre Fabre, sentenza del 13.10.2011.

[8] Caso Coty Germany, sentenza del 6.12.2017.

[9] Cfr. nota precedente.

[10] In tal caso, il produttore non può imporre il divieto di effettuare vendite passive, nei confronti dei rivenditori appartenenti alle zone in cui non esiste il sistema selettivo, ma unicamente vietare allo stesso, ex art. 4 let. b) i), le vendite attive.

[11] Art. 5, comma 1, c.p.i. (Esaurimento), “Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.”

[12] La prassi decisionale e la giurisprudenza europea hanno chiarito che si ha il consenso quando l’immissione in commercio sia stata effettuata da un’impresa controllata dal titolare del diritto di proprietà intellettuale o da un’impresa, di regola un licenziatario, a ciò autorizzata dal titolare. L’esaurimento si verifica quando il prodotto tutelato sia stato immesso in commercio dal titolare del diritto “col suo consenso o da persona a lui legata da vincoli di dipendenza giuridica o economico” (sent. Keurkoop, cit., n. 25).  Sul punto Cfr. Pappalardo, Il diritto della concorrenza dell’Unione Europea, pag. 875, 2018, UTET.

[13] Caso Copad SA, sentenza del 23 aprile 2009, “Quando la commercializzazione di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza deve considerarsi nondimeno effettuata con il consenso del titolare del marchio, quest’ultimo può invocare tale clausola per opporsi ad una rivendita di tali prodotti sul fondamento dell’art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall’Accordo sullo Spazio economico europeo, solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio.”

[14] Sul punto, cfr. Fratti, Distribuzione selettiva di cosmetici di lusso: il Tribunale di Milano chiarisce i presupposti per l’esclusione del principio dell’esaurimento del marchio.

[15] Tribunale di Milano, ordinanza del 18.12.2018. Cfr. nota precedente.

[16] Tribunale di Milano, ordinanza del 3.7.2018

[17] Cfr. Pappalardo, op. cit., pag. 878.

[18] Tribunale di Milano, ordinanza del 19.11.2018, cfr. nota 12.